来源丨金诚同达
2023年1月13日国家知识产权局发布了《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》[1]（简称《征求意见稿》），将商标法扩充为10章101条。其中，新增的有23条、从现有条文中拆分形成新条文6条、实质修改的条文有45条、基本维持现有法条内容的有27条。虽然商标法第五次修正还未颁布，目前的《征求意见稿》具体有哪些条款会落实在颁布实施的版本中也不确定，但通过研究《征求意见稿》反映的方向性变化，企业应适时梳理和调整品牌布局和管理策略、提前为未来的品牌布局和知识产权合规做准备。笔者认为企业目前应关注申请注册、实际使用和维权这三方面的变化。
《征求意见稿》体现国家对商标申请和保护的方向性调整
1. 历史背景
自1982年商标法颁布以来，我国的商标申请就采取“申请在先”原则，即在先申请并获得注册的商标获得商标法对注册商标的全面保护；没有注册的商标，除非经过使用并具有一定影响、或者为未注册的驰名商标，否则很难获得商标法的强保护。此外，由于提交商标申请时，没有对申请人实际使用商标或使用计划的要求、商标申请的成本长期以来一直较低，申请人多次、大量提交商标申请的情况比比皆是。究其原因，比较典型的有（1）商标核准注册后没有或缺乏充分实际使用，为防止被撤销，定期提交新申请；（2）申请被驳回后，反复提交新申请；（3）“防御商标”申请；（4）抢注商标等。总之，大量没有真实使用意图或使用计划的申请，不仅扰乱了正常的商标申请注册秩序、花费了商标申请人确认权利、维护商标的时间和经济成本，还浪费了行政审查和司法审判的资源。
为解决当前实践中存在大量商标申请和注册商标，但实际使用比例不高的问题，《征求意见稿》作出了突破性的修改，首次提出“禁止重复注册”，并增加了有关恶意注册的相关条款。
此次《征求意见稿》参考物权法的“一物一权”原则，借鉴《专利法》重复授权的规定，强调注册商标“一标一权”。《征求意见稿》第十四条规定“除另有规定外，同一申请人在相同商品或者服务上应当只注册一件相同商标”。第二十一条进一步规定，申请注册的商标不得与同一主体在同一种商品上在先申请、注册或者在申请日前一年内被注销、撤销、宣告无效的在先商标相同；虽然上述规定有“在先商标未能续展、在先注册商标被注销”等六种例外情形，但第三十六条和第四十四条又进一步规定，任何人都可以对该重复申请的商标提异议、国知局也可以主动对重复注册的商标宣告无效，足见国家对制止反复申请注册同一商标的态度。尽管禁止重复申请注册目前只出现在《征求意见稿》中，但国家要控制商标申请数量的态势已明朗。以笔者近期代理的申请为例，申请人有几件很早就核准注册并且一直持续使用的“ABCD”中文商标，对“ABCD”提交新申请时，无论商标还是指定商品均与原注册商标一致，但国知局却在没有相同或近似在先商标的情况下，引用绝对理由和相对理由中的缺乏显著性驳回新申请。正常情况下，如果一件商标缺乏显著性或属于不可作为商标注册的情况，那过去的三十年该商标不应该被核准注册；特别是国知局对不同的“ABCD”申请的驳回理由还不相同。合理的解释可能是，国知局用提高审查标准的方式收紧商标申请入口。所以，虽然目前没有可以直接引用的禁止重复申请的法律依据，但国知局仍可以引用其他可以适用的法条将符合注册条件的重复申请阻挡在注册商标大门之外。一方面，就商标申请的数量而言，2020年中国的商标申请数量是3720万件、美国是280万件、印度是260万件[2]，我国的商标申请量仍高居全球第一；另一方面，由于商标申请时并不要求有实际使用或使用计划，商标核准注册后“活跃度”不够。未来正式颁布的商标法第五次修正将对重复申请注册行为如何规制、规制的程度、规制的方式，是企业知识产权合规人员重点关注的变化之一。
3. 要求实质性使用商标
《征求意见稿》第五条规定，“自然人、法人或者非法人组织在生产经营活动中，对在其商品或者服务上使用或者承诺使用的商标需要取得商标专用权的，应当向国务院知识产权行政部门申请商标注册（略）”。第六十一条新增有关“五年提供商标使用说明”的条款，即商标注册人应当自商标核准注册之日起每满五年之后的十二个月内，向国知局说明该商标的使用情况或者不使用的正当理由。
有在其他国家申请注册商标经验的读者对上述规定或许似曾相识。增加有关使用的要求，原因在于我国的商标申请成本太低、对申请时和注册后都没有实际使用的要求，除非商标被他人申请撤销，否则一件注册商标经续展可以一直有效，哪怕它仅仅被尘封在文件柜里。这种“占而不用”的商标注册得越多，不仅影响商标市场的活力，也阻碍其他有真正使用需求的主体通过正常的商标申请程序注册其想用的商标；为克服掉这些在先障碍商标，使得自己的商标有获准注册的可能性，申请人还需要启动行政、诉讼等程序。这一系列程序不仅耗费了行政和司法资源，作为申请人的企业也有可能错过品牌发展的好时机；即使商标最终被核准注册，企业也有可能不再需要那个品牌。笔者认为，上述规定的初衷是让商标申请回归按需申请的本质。
近期动态 – 对商标使用证据的实质审查提前、认定标准提高
笔者从近期代理的案件发现，国知局在注册商标连续三年不使用案件中对使用证据的审查和审理日趋严格。以往的实践经验是，国知局在商标局撤销阶段对使用证据的审查标准较为宽松，即只要提交一些使用证据，商标一般会被维持注册。但从近期收到的撤销决定看，国知局在撤三阶段就开始实质性审查实际使用证据，没有实际使用证据的群组的注册会被撤销；对实际使用证据的严格审查在程序上提前、审查标准提高。例如，“EFG”商标的使用证据不认为是“新EFG”商标的使用证据；“EFG”商标在A群组的使用证据不能同时当作同一类别B群组商品的使用证据等。更严厉地，如果指定使用期间除“EFG”商标外，注册人还有“EFG+图形”“EFG +XYZ”等注册商标，如在案使用证据不能唯一指向“EFG”商标，那“EFG”商标有可能会被撤销。按这一标准，如企业在同一时间段内有含有相同文字的一系列近似商标，并且不是每件商标都有实际使用的话，有可能经过一系列撤销案件，最后只能保住有实际使用的那一枚商标。
近几年国知局和法院对商标共存协议的态度趋于保守，认可共存协议的比例逐年下降。从2022年1月1日至2023年4月10日，共有3073件商标在复审中提交了共存协议或共存同意书，其中被采纳的仅有19件[3]。可以看出，在复审中提交共存协议或同意书的很多，但最后被采纳的数量极为有限。这种变化造成的结果之一，在后申请的企业要用尽所有程序将对引证商标的撤销和驳回复审的后续程序进行到底。结果之二，如果自己的注册商标“不幸”被引证为在先近似商标，商标权利人因为没有实际使用或者使用证据保存的不及时、不充分，商标就有可能被撤销；重新申请又会因为有在先近似商标而无法注册。在国家严格限制或禁止重复申请的法律规定下，企业如果不对注册商标实际使用并且保存好完整的使用证据，失去注册商标后将有可能很难再获得该商标的注册。
可见，当共存协议不再是商标申请被驳回时的优选解决方案时，越来越多的商标申请人只能选择对引证商标提起撤销，而作为商标注册人的企业要应对随时而来的撤销，如何保存和整理实际使用证据、如何挖掘出商标使用证据，也将是企业知识产权合规人员的工作内容之一。
由于商标申请成本很低、而“倒卖”商标的利润很高，侵权风险和赔偿额相对较低、而商标被抢注后的维权成本很高，恶意注册屡禁不止，甚至还出现规模化和专业化的操作，近几年抢注现象尤为恶劣。不过，可喜的是，第四次修正的《商标法》第四条规定“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”；国知局也在2021年开始一系列打击恶意注册的行动。数据显示，2022年国家知识产权局驳回恶意抢注商标3192件，对涉嫌恶意囤积的3522件商标进行转让限制，依职权宣告无效商标2629件，向地方转办涉嫌商标恶意注册申请和重大不良影响案件线索110条[4]。
《征求意见稿》进一步体现出国家打击“恶意注册”的决心。《征求意见稿》第二十二条规定申请人不得恶意申请商标注册的五种情形；第四十五条、六十七条、八十三条、八十四条分别规定了对恶意注册行为的商标移转、行政处罚、民事赔偿以及恶意诉讼反赔制度。第八十三条第一款规定“恶意申请商标注册给他人造成损失的，该他人可以向人民法院起诉，请求赔偿损失。赔偿数额应该至少包括该他人为制止恶意申请商标注册行为所支付的合理开支。”一直以来，权利人只能通过提起异议、无效、撤销等行政程序和后续的法院诉讼程序使抢注商标失效。可以说，为制止他人的抢注行动，权利人要付出巨大的经济和时间成本，这远远高于抢注人的注册成本。权利人还可能在三到五年的维权过程中丧失品牌发展的好时机，权利人不堪其扰。“恶意抢注的民事赔偿”制度如最终纳入商标法第五次修正，则可以弥补权利人的维权成本、提高权利人维权积极性，进一步遏止恶意抢注之风。近两年来，如有涉嫌不以使用为目的的恶意商标申请，国知局在受理此类申请后会发出《商标注册申请审查意见通知书》，要求申请人提供商标实际使用情况或者就真实使用意图作出说明并提供必要证据。这一要求也与上面提及的《征求意见稿》第五条关于“使用或者承诺使用”的规定一致。可见，国知局已经在商标申请处设置关口，申请人需要通过提供实际使用或真实使用意图的证据证明商标申请的正当性；如无法证明，商标申请有可能被驳回。同一申请人一次提交多件商标申请将面临提交证据、交不出证据被驳回的风险。
《征求意见稿》出台之前，2022年开始已经陆续有权利人对抢注人提起民事诉讼要求损害赔偿；也有法院支持了权利人要求抢注人赔偿行政程序各项支出的诉讼请求，并判令禁止抢注人申请注册与权利人相同或近似的商标。在“爱适易”商标抢注案件中[5]，法院认定了被告厦门两公司的商标注册行为构成不正当竞争，要求其赔偿原告权利人经济损失（含制止侵权的合理费用）120万元。法院同时认定抢注人委托的商标代理机构明知抢注人系恶意抢注商标，仍接受委托，属于帮助侵权行为，应与抢注人共同承担法律责任。未来，商标权利人可以直接依据商标法对商标抢注人提起民事诉讼，要求抢注人赔偿权利人为制止商标抢注行为而支出的律师费、各项杂费、其他无形损失等；商标抢注人抢注商标的成本和风险将会大幅度提高，商标抢注人会“三思而行”，商标抢注行为将得到进一步遏制。企业需要考虑调整品牌布局策略、做好知识产权的合规管理
尽管商标法第五次修正何时颁布尚不清楚，各界对《征求意见稿》中禁止重复申请、注册后商标使用的强制义务等有不同观点，《征求意见稿》对现有商标法的修订清楚地显示提高我国商标申请注册质量，从“知识产权大国”向“知识产权强国”转型的愿景。笔者认为，这一修订对企业的影响最终是积极的，也是大势所趋。以打击恶意注册为例，对多数企业是利好；因为恶意注册减少，企业不仅维护品牌的成本下降，还可从“防御商标”的困境中解脱。因此，尽管商标法第五次修正尚未颁布，企业应尽早在品牌布局和合规管理制度建设上做以下调整和准备。无论是《征求意见稿》第五条，还是实践中国知局对涉嫌囤积商标的申请要求提交实际使用情况或者真实使用意图的说明，或者是商标注册后因没有实际使用面临被撤销的风险、要求提交实际使用证据的强制规定，企业在提交商标申请这一具体动作前，应该做好以下功课：当前形势下，商标申请将不再是“拍脑袋”、一时兴起的行为，企业应根据自身业务发展需要适量申请商标。企业的品牌保护和知识产权合规人员应向有商标申请需求的部门确认：想申请的商标是否已经使用、具体使用的商品或服务、是否有使用计划和时间表、确定注册才会使用还是申请后就可能开始使用、商标创意的来源等等，在提交申请前和业务部门梳理真实需求。2）提前获知商标申请获准注册的可能性、行动方案和时间表了解申请商标的真实需求后，企业在提交申请前应对拟申请的商标进行检索和分析；如果需要更中立的检索分析报告，应付费请第三方机构（比如代理机构或律师事务所）提供。检索分析报告应包括对商标申请核准注册可能性、时间表的分析等内容。在当前国家提高商标审查标准、收紧商标申请入口、控制注册商标数量的大环境下，提交商标申请后顺利通过初审、核准注册的，需要好“运气”；事实上，商标申请提交后遭遇驳回的可能性很大。所以，企业在提交商标申请前应该对申请商标是否违反绝对条款、是否存在相同或近似在先注册商标或商标申请、是否缺乏显著性进行检索；如发现有上述情况之一，应进一步分析被驳回的可能性、提起复审克服的可能性和时间表。如发现在先相同或近似商标，应对检索出来的在先商标进行调查，确认以下几点：在先商标被引证的可能性、在先商标不被认定构成近似的可能性、在先商标的使用情况、通过撤销或无效或其他途径克服掉在先商标的可能性和时间长度等。检索中如发现被驳回的理由，并不意味着企业必须放弃提交商标申请；如果对各项行动进行分析后认为，商标申请通过后续行动仍有可能获准注册，企业仍可提出商标申请，同时采取相关行动予以配合。
除非确认申请商标核准注册的几率很高，企业需要对申请商标有Plan B，依据申请商标对企业的重要紧急程度、克服掉在先近似商标障碍的难度等，制订替代方案。如果申请商标是企业已经有一定知名度的品牌、或者已经实际使用的新品牌，企业需要通过证明使用产生在先权利，或者通过购买在先商标的形式克服障碍，那仍应按照上述1.2分析报告制定详细的行动计划和时间表。但如果申请商标是刚设计完毕的新品牌或新名称，既没有实际使用也很难克服掉阻止注册的障碍，企业应考虑对新品牌重新设计或者准备替代名称，并再次进行申请前的检索和分析。总之，企业在提交商标申请前，对申请的商标能够获得注册的可能性、通过初审的时间预估、是否有阻碍商标获准注册的绝对理由或在先商标、需要采取的辅助行动、行动结果预测、需花费的时间及金钱成本等，有相对清楚的评估和预期。商标申请，企业不应该再打“无准备之仗”。以往企业在申请提交后就仅仅是等待国知局对申请的初步审查结果。但是按照本文对《征求意见稿》的分析，国家会越来越重视企业对商标的实际使用，包括使用计划、使用能力等，这就要求企业在商标申请提交后，不能再被动等待，而是要主动按照申请前制定的行动表和时间表将各项行动落地，比如落实使用的计划、收集实际使用证据、对可能引证或引证的在先商标采取行动、监控各项行动的进展等。笔者代理的案件中，对企业至关重要的商标申请，从提交到通过初审，经历两到三年的时间并非少见；这个过程中，企业要有足够的耐心和信心陪伴申请慢慢成长。一旦被驳回就提交新申请、复审不成功就放弃诉讼、在先商标在某一阶段未被克服就放弃、申请被驳回仍一意孤行进行使用等操作，不仅未彻底落实行动计划可能导致“功亏一篑”，甚至存在申请行为被认定违反诚实信用原则的不合规风险。商标申请核准注册后，企业知识产权管理人员的工作重点应转移至该注册商标的使用、维权和商业运营中；企业应至少关注（1）将注册商标纳入对应业务部门的业务发展计划中，避免注册商标被“束之高阁”的情况发生；（2）制定注册商标在核定使用的商品/服务上的使用计划；（3）准备、收集整理和保存注册商标在核定使用的每一项或至少是每一群组商品/服务上的实际使用证据；（4）定期对以上（1）至（3）的工作进行核查和跟进。按照目前国知局审查审理商标使用证据的标准，商标使用管理工作在企业中的重要性将会提升；特别是大中型企业、目前已经有大量注册商标比如“防御商标”的企业。如果没有实际使用的计划并予以实施，如果没有按照法律要求收集保存使用证据，一旦被提撤销，企业将有大量注册商标因为提交不出实际使用证据，在全部核定使用的商品或部分核定使用的群组上被撤销。特别是，如果《征求意见稿》关于注册商标每五年需要提交一次使用情况说明的规定最后落地，如何维持那些“束之高阁”的注册商标的有效性，将是企业未来品牌布局和合规管理的重点之一。总之，企业核准注册的商标越多，对商标的使用规划、实际使用和证据收集管理的要求越高，可以说是“能力越大，责任越大”。结合《征求意见稿》增加的对“恶意注册”的规制，企业应加强对恶意抢注商标的监控和处理力度，比如（1）对于已经注册的抢注商标，可在无效程序中同时申请移转至自己名下；（2）提起行政投诉程序，利用罚款制度震慑抢注人；（3）恶意注册商标被无效后，权利人就其为无效行动所支付的合理开支向抢注人主张赔偿。“商标强制移转”制度如最后实施，凡是属于现行商标法第13条“复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的”、第15条“代理人、代表人、利害关系人抢注商标的”、第32条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的”，企业可以要求将被抢注的商标直接移转至自己名下，省去重新申请的时间成本、提前维权。从《征求意见稿》来看，商标法第五次修正力图建立“按需申请、适量持有、注重使用、清除闲置”的商标注册和使用秩序，因此针对恶意注册、重复申请、注而不用等进行了较大调整。但理论付诸实践仍会产生各种问题，新增设的制度如何与《商标法》其他制度良好衔接、如何在商标审查审理实践中发挥积极作用等等，还需要立法者仔细斟酌。
《征求意见稿》新增有关每5年提交商标使用说明，但并未对该制度进行详细解释，仍留有一些问题需要思考：（1）未明确核查标准，即该说明是承诺的形式，还是需要同时提交商标使用证据加以说明；（2）商标局抽查《说明情况》是否属实，该种抽查形式很难保证公平公正，同时可能会滋生寻租空间；（3）增加了企业成本。对于企业尤其是中大型企业来说，防御性商标的注册申请是十分有必要的，但如果对于每一件商标都要求每5年提交说明，无疑是增加了企业正常储备防御商标的空间，增加了企业维护防御性商标的成本；（4）造成行政资源的浪费。每一件商标在每满5年都需要提交一次说明，需要相当庞大的系统去管理，也需要抽调更多的审查员专门从事这项审查工作，这种形式意义上的抽查却耗费了大量的行政资源；（5）未明确后续救济途径。
2）禁止重复申请或许阻断善意商标申请人的补位申请之路如果《征求意见稿》中禁止重复申请的规定只是针对申请商标不使用、仿冒他人的商标被无效掉后又不断申请的行为，这一规定有其存在的必要。但这一规定也存在一定问题：（1）对于真正想要申请注册商标的企业，出于程序和紧急程度等原因，申请人需要做一个补位申请，但根据禁止重复申请的规定，权利人无法进行补位申请；（2）由于商标注册后应规范使用，如果新注册商标是改变后的新字体，申请人仍然有必要再去注册一次，那么这种申请是否会构成重复申请，目前尚未明确审查标准。但可以很明显的看出，这一制度压缩了企业面对恶意行为的善意的防御空间，并切断了补位申请的实现通道。《征求意见稿》对恶意注册制度从“恶意申请情形”的界定到恶意注册行政处罚措施、民事赔偿制度，进行了较为完善的规定，可以有效打击商标恶意申请、净化商标申请的公共秩序。但即使该条能通过，也难以解决全部的问题。比如，针对不以使用为目的的恶意注册，是以“大量申请商标”作为考量因素，但在具体实践中，有些恶意申请人的商标申请量远远达不到恶意的程度，认定恶意有难度。相反，有些善意商标申请人，如大中型的科技创新企业有大量商标申请的需求，但如果一次性提交多件商标申请，也有可能被认定为属于恶意申请，善意申请人还需要花费大量时间和精力答复审查意见通知书，甚至最终被认定为恶意申请而被驳回。此次《征求意见稿》对企业调整品牌保护策略提出诸多挑战。市场需要释放大量闲置商标资源，减少行政部门无意义的审查工作，减少真正商标权利人的维权阻碍。这一重大调整将推动企业更加审慎的进行商标申请，申请前必须进行品牌布局。企业的品牌布局可以包括，在提交申请之前分析否有在先近似商标、是否具有显著性、是否属于禁止使用的范围等内容，提交更高质量的商标申请；同时，企业的品牌布局还应包括如商标申请和注册后的实际使用情况、某具体商标不再使用时的主动注销方案；及时清除闲置商标，降低企业的维护成本，实现品牌的高质量管理和运营。可以预见，未来企业品牌布局和合规管理日趋重要、难度增加。“流行”十多年的“全类注册”“重复注册”“防御商标”将有可能成为过去时；企业的品牌布局和合规管理将更多聚焦在维持注册商标有效、加强对注册商标的使用和创新开发运营、将注册商标培养为国际品牌等。企业除知识产权部门的人员负责品牌布局和管理政策的制定和指导外，也需要外部专业的律师通过公文包管理和托管服务，比如品牌策划、商标申请注册策略制定、申请前检索和分析、授权获权的行政和司法案件代理、注册后维护和使用证据收集管理等，将品牌布局和管理政策细化和实施落地。国外大品牌公司早已通过内部管理人员和外部专业律师的共同配合做品牌管理工作，相信中国企业也会逐渐采用这一方式。《征求意见稿》自面向社会征求意见至今已经近四个月，学者专家、行政和司法工作人员、律师等都在积极提出建议和意见。无论商标法最终如何修正，基于诚实信用原则的善意申请注册商标的企业不是打击对象；商标法修正将给企业的品牌布局和管理合规工作带来新挑战，但积极意义一定多于负面影响。
[1]https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/13/art_75_181410.html 《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》
[2]https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/11/17/art_55_171469.html 世界知识产权组织（WIPO）在日内瓦发布《世界知识产权指标》报告
[3]来源：https://mp.weixin.qq.com/s/0YtA_ywQ7QzyiYl2egVmUQ 2022-1-1至今商标共存协议的采纳情况，2023年后仍有采纳的案例
[4]https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/6/art_312_182297.html 国家知识产权局局长申长雨在2023年全国知识产权局局长会议上的工作报告（摘编）
[5]福建省高级人民法院作出的（2021）闽民终1129号民事判决书
