企业知识产权治理系列之三——研发项目中的知识产权管理丨芝士与产权专栏

作者 | 罗洁 何琦

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作者丨罗洁 何琦

关键词丨研发项目 知识产权管理 专利

技术研发项目通常是企业原始取得知识产权的最重要方式,也是知识产权风险评估以及知识产权对外合作频繁发生的场景,因此也是企业知识产权治理的重点。本文对研发项目中的知识产权管理常见工作内容进行梳理,并提供一些可供参考选用的具体工作方式。


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立项阶段的主要知识产权工作



企业项目通常包括重要性较高的战略项目或者重点项目,以及较为常见的常规项目。对于重点项目和常规项目,知识产权也可以相应分级管理。通常对于重点项目应当进行项目立项阶段的专利检索或者导航,可以结合立项调研中的技术情报收集工作一并进行,也可以单独进行。对于一般项目,可以进行简单的检索;如果明确是较为成熟的技术,有大量论文已全部公开技术,则可以省略立项阶段的全面专利检索,仅在产出一定改进成果时,做具体改进点的个案检索。


重点项目应当进行项目立项阶段的专利检索或者导航,检索导航主要工作包括:(1)产业或者技术基本概况,市场供应和需求分析,包括政策分析;(2)分析该产业领域内技术的现状和发展趋势,分析该产品未来的可能应用领域、主要市场竞争者之间的合作关系,了解潜在的合作伙伴或竞争对手有哪些;(3)专利信息分析和非专利文献检索分析,了解技术发展情况,了解主要竞争对手的专利布局,分析各类产品专利分布状况,识别风险点和重点研发方向。


检索导航结论可以包括判断具体分析拟立项的技术阶段,进一步判断是否值得投入资金和人员、投入金额以及研究周期的长短;结合产业和竞争对手,对后续市场进行预判,确定整个项目研发的方向,明确立项目标,以结果为导向,避免偏离方向。对于检索导航获得的专利和非专利文献,可以整理成项目资料库的一部分,在后续研发中提供技术参考和专利规避设计依据。


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研发过程中的主要知识产权工作



1. 定期跟踪更新主要竞争对手专利数据库和论文库。对于立项阶段识别的主要竞争对手,通常对其专利进行监控,或者可以按照立项检索时的检索式,直接进行定期更新专利库和非专利文献库,作为项目资料库的更新部分。对更新的专利和文献数据,进行筛选并对其中的重要专利或文献进行解读。


2. 对研发产出的新创意、新设计或者各种改进,及时以登记、保密、申请等方式获取知识产权。通常研发人员的工作较忙,如果对研发创意申请专利的要求或者表格过于复杂,可能造成专利提案不能及时产出。针对这种情况,可以在研发系统或者是其他企业内部管理系统上设置提案简表或者研发笔记模板,只需要记录日期、应用产品、研发背景和解决方案,即用几句话或一两张图概括研发中碰到的技术问题或者现有产品的缺陷、如何解决上述问题或缺陷,以及实现的功能或者特性即可。专利专员或者研发部门助理可以根据该简表或者笔记对技术方案进行丰富,将技术原理和相应产品表达完整,再进入企业正式的知识产权获取流程。


3. 企业知识产权获取流程,比较重要的一个环节是知识产权的内部评估。以专利为例,可以分为战略级S、重要级A、普通级B等。战略级通常是企业核心领域的核心技术,未来预计作为企业主要产品;重要级一般应用于本企业一项或者多项产品,或者竞争对手也需要应用的可能性较大;普通级可能应用于企业产品,或者上下游、周边,或者主要以技术公开为目的。对于战略级的专利,通常需要进行多国家和地区的专利布局,以及围绕战略级专利的周边,布局一系列重要和普通级的专利包,以尽量对核心技术产品进行充分保护,以及围堵竞争对手。


4. 知识产权日常管理也需要注意内外衔接专利个案申请之前,同样需要进行个案检索,该检索可以随同专利撰写委托外部进行;对于企业内部知识产权部门人员较为充裕的企业,也可以内部进行。若专利撰写提交等委托外部事务所办理,企业内部也要有相应的管理和控制机制。一方面,企业内部可以购买或者自行开发知识产权的管理系统,对于各种文件、期限等应当进行监控,避免耽误重要期限、丧失权利。另一方面,更重要的是对于企业的专利需要进行分类标引,将专利和产品分类、技术分类联系起来;未来当需要了解企业某产品中具体关于某技术的专利时,可以方便调取全部专利包,否则企业一旦有数百件专利,则完全无法了解每个专利具体对应哪方面技术或者哪些产品,实际上是无效管理。分类标引工作多数难以外包,需要企业内部在专利申请初期就进行完善的标引和保存记录。


5. 对于一些不适合申请专利或者外部难以了解的参数、配方、工艺、代码、数据等技术内容,可以进行商业秘密保护。通常来说,申请专利保护和商业秘密保护的界限在于:一旦本企业产品上市,外部是否容易获得;或者正常研发,只要花费足够时间基本都可以获得。如果通过观察分析产品或者通过正常研发可以获得,则优先考虑申请专利。对于商业秘密保护,可以采取的措施有:企业购买加密软件;对外合作签订保密协议;对涉密岗位签订单独保密协议;对于重要保密文档,需要在文档注明“秘密”或者“机密”等字样。

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研发完成阶段的主要知识产权工作



1. 在研发基本结题阶段,通常要进行一次全面的专利挖掘。针对研发成果,对物理部件和技术功效进行矩阵式拆解,将全部创新包括非最终方案(技术上不可行的除外)全面清理,确定专利整体布局并进行全面的申请。未来产品进行小试、中试、上市中,仍然需要跟踪改进情况,进行相应申请。在产品上市之前要对基本定形的产品再次进行专利检索,以评估其主要销售市场是否存在高风险专利;对于发现的高风险专利,根据不同情况,采取规避设计、获取授权、专利无效分析等具体措施。


2. 与其他部门联动,控制宣传销售过程中的知识产权风险。宣传销售方面,最为重要的知识产权是商标。在产品上市之前,需要对拟使用的商标进行提早布局。如果企业早有商标储备,则可以直接使用;若缺乏商标储备,则应在正式上市之前至少6个月提前布局中国国内商标,国外商标应当更早布局。目前国内商标审查周期大约为6个月,一旦商标初步审查通过,获得注册的概率较大。在商标申请之前,检索是必要工作,除了评估商标通过概率,还可以发现侵权风险;对于已有注册商标,要主动规避,以免被诉侵权。另外,对于尚未申请的商标,务必不得提早宣发,否则容易被抢注;并且由于此时仅有少量宣发,难以构成有一定影响商标,即使以抢注为理由异议或者无效该抢注商标,获得支持也非常困难。


除了商标之外,宣传文案、字体、图片、视频等也要避免侵权。例如使用未获得授权的字体、图片、视频或者背景音乐等,均可能构成著作权侵权;尽管此类侵权赔偿金额通常比较有限,远低于专利或商标侵权,但仍然会对企业产生负面影响。


虽然研发工作最主要的目标还是面向产品和市场,但在当前的市场竞争环境中,知识产权已经成为企业参与市场不可或缺的工作。只有扎实做好知识产权管理、完善内控,才能获得最大化的商业利益和规避风险。


罗 洁

北京隆安律师事务所上海办公室高级合伙人。复旦大学法学硕士、一级律师,曾获“上海市优秀律师”、ALB“中国十五佳女律师”等荣誉,在国内多家仲裁机构担任仲裁员。现任全国反垄断与反不正当竞争专业委员会委员、上海市律师协会竞争与反垄断业务研究委员会副主任。执业理念:大胆而仔细、优雅且坚持。



何 琦

北京市隆安律师事务所上海分所合伙人、律师、专利代理师,隆安上海知产委副主任。自2007年至今一直从事知识产权法律工作,同时具有上海市人力资源和社会保障局认定的专利工程师以及中国专利保护中心认定的企业知识产权管理体系内部审核员资格。业务范围涵盖知识产权的规划、布局、申请、保护争议解决领域。何琦律师在从事律师工作之前,曾在上市公司任职知识产权主管。



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