企业知识产权治理系列之五——商标管理丨芝士与产权专栏
作者丨罗洁 何琦
企业建立商标管理制度有利于规范企业内部的商标工作；有利于企业在市场中建立良好的声誉和认可度，使得商标无形资产不断增值，提高企业品牌价值；同时能够有效传递企业身份、文化和价值观。通常来看，企业商标管理制度主要包括以下几个模块：
1. 商标申请注册及相关管理：包括商标申请前的评估、检索、递交申请、跟踪注册进程，及时续展，必要时进行复审、撤销、行政诉讼等程序，主要是商标授权和确权工作。
2. 商标使用管理：对企业内部、关联企业及合作企业对商标的使用范围、方式、标准进行管理。确保商标的规范、合规使用，维护品牌形象。
3. 商标监控：监控市场上的商标使用情况，防止他人侵犯或模仿，损害品牌形象。必要时采取包括警告、异议、无效、诉讼等手段进行维权。
4. 商标纠纷处理：一方面，当商标监控发现侵权行为时，积极采取法律行动保护商标权益；另一方面，企业作为商标纠纷被告时，内外部应共同应对处理商标纠纷和诉讼。
5. 商标变更、许可与转让：企业遇到名称、地址等变更情况，应当及时进行商标变更。对于商标许可，应确保许可方和被许可方合法合规以及维护品牌形象。处理商标的转让事宜，包括谈判、转让登记等。
6. 商标档案管理：应建立和维护商标档案，记录商标的注册信息、使用情况、维权记录等。确保档案的完整性和可追溯性。
下面，详细介绍各个模块的具体工作内容：
商标申请注册及相关管理
商标申请注册，尤其需要根据企业商业目标规划商标的注册和使用。商标的申请通常与业务规划紧密相关，通常企业业务部门向企业商标管理部门提出拟用商标的名称及该商标的使用场景、产品或服务，完成设计后，再由业务部门、商标管理部门、市场部门、法务部门等相关部门分别或共同审核。商标管理部门或者法务部门主要通过内部或者指导外部合作事务所进行商标检索评估工作，根据需要申请的国家，评估各国授权概率。对于授权概率较高的商标，业务部门和市场部门审核确定是否与需求符合。经过上述部门审核通过的设计，即可开始申请工作。目前中国国内商标一般申请注册流程如下：
外国商标注册的具体程序各有不同。有些国家对商标的实质审查不包括是否与在先商标冲突，主要为登记制；有些国家，例如美国，在商标批准注册之前需要提交真实的使用证据。企业在进行外国商标申请时，需要尽量了解该国的商标制度或者聘请当地经验较为丰富的专业事务所进行申请。
如果商标注册过程中遇到驳回，需要根据国家知识产权局下发的《商标注册申请驳回通知书》，具体情况具体分析。如果部分驳回了非核心商品或者服务，可以不需要进行复审；如果驳回了核心商品或者服务，需要进一步根据驳回理由分析复审前景。比较常见的一种情况是因在先注册的近似商标（引证商标）而驳回，此时需要进一步分析该引证商标的具体情况。若初步调查出该引证商标在市场上并无使用痕迹，或者注册商标的企业并未正常经营，在符合条件的情况下，可以现行《中华人民共和国商标法》第49条连续三年不使用为理由，申请撤销该引证商标；同时，对企业被驳回商标进行复审，必要时进行行政诉讼，以等待撤销结果。
如果在申请过程中被异议，需要在规定期限内进行答辩。企业内部商标管理部门可以与外部事务所共同讨论策略，评估异议风险。如果需要提交证据，需要进行证据梳理工作，该工作和本文第六部分商标档案管理关系密切，具体商标证据工作将在该部分详细介绍。
商标最终获得注册的，还需要监控其续展期限，避免失效。若商标注册后被他人提起无效，准备工作类似上述被异议。对于异议和无效决定（裁定），有些情况下可以提起复审，有些情况下需要提起行政诉讼，《中华人民共和国商标法》等相关法律法规有详细规定。对于经过评估讨论有必要进一步提起复审或者行政诉讼的异议或无效案件，企业应在期限内及时提出，以维护自身合法权益。
商标使用管理
商标监控
企业可以利用监控软件或者与外部事务所合作，及时发现与企业注册商标相同或近似的商标申请并采取相应措施，包括对他人近似商标提出异议、提出无效、提出撤销等，具体程序与本文第一部分中的异议、无效和撤销类似。提出异议或无效时，通常需要提供企业商标使用证据，以证明商标知名度，商标使用证据将在本文第六部分详细介绍。如果发现有商标侵权或类似行为，影响企业正常经营、损害企业形象的，应及时采取应对措施。
商标纠纷处理
商标纠纷处理包括两个方面。一方面，如本文第三部分所述，当商标监控发现侵权行为时，应积极采取法律行动保护商标权益。通常应及时进行调查取证，采取各种公证、保全等方式固定证据。对经初步核实涉嫌侵权的行为，应根据情节严重程度分别采取与侵权方协商下架（删除）处理、报请工商行政部门查处、对侵权方提出诉讼等方式处理，确保企业商标合法权益。
另一方面，若企业作为商标纠纷被告，企业内部的商标管理部门、法务部门等可以会同外部律师事务所共同应对处理商标纠纷和诉讼。对于获得许可、非商标性使用等合法情况，应积极与工商行政部门或者法院沟通，以争取有利决定或撤诉。对于确实有使用不当涉嫌侵权的行为，也应积极应对，争取调解并且内部加强合规管理，避免后续侵权。
商标变更、许可与转让
企业因经营需要变更注册人名义、地址或法律规定的其他注册事项的，应于法律法规规定的时间内及时向国家知识产权局提出变更注册申请。
企业在进行兼并、合并时，应对被兼并、合并企业的商标进行管理，可能需要使用的商标应办理商标受让手续。
因经营需要受让他人注册商标的，在对求购注册商标的使用价值进行充分的论证后，可以受让注册商标。受让商标必须审核转让人持有该商标权利的合法性和有效性，并确认该商标权利人没有因第三人发生商标权利纠纷或质押，并且不是明显的恶意申请。商标转让、受让应遵照有关法律法规规定的程序、要求办理手续，避免不当转让、受让造成损失。
商标对许可或者去的许可应当订立许可合同，合同可以采用商标局推荐范本，其主要内容有：双方当事人的名称、地址、许可使用的商标名称、注册证号；许可使用商标的商品范围和期限；许可使用商标标识提供方式及废次标识处理的要求；许可人提供的相应技术和许可人监督商品质量、被许可人保证商品质量的措施；许可使用的报酬数额和支付形式；双方争议的处理方式及违约金责任等。
商标许可合同应在订立三个月内提交国家知识产权局进行商标许可备案。对于作为被许可方的企业来说，该备案尤为重要，起到公示作用。
企业对外授权使用、许可使用注册商标，应当监督该商标的使用，内容可以包括：
1.注册商标的标记是否按规定使用；
商标档案管理
档案管理工作中，除了应当保存各类申请、复审、异议、撤销、无效、诉讼过程中的文档和证书之外，还应当重点关注商标的使用证据保存工作，尤其是企业核心重点商标。商标使用证据在各类商标案件（包括复审、异议、撤销、无效、诉讼等）中均有重要作用，并且长期以来，是企业商标管理中不被重视但又非常重要的事项。
商标使用证据保存具体工作主要包括以下三个方面：
1.分类标注工作
（1）在商标管理表格或者管理系统中增加商标使用栏目，该栏目后续可以链接到该商标使用证据的扫描件存储链接。
（2）筛选企业已经注册商标且已经使用商标，在例如企业服务器等企业公共存储空间中建立该商标使用证据存储文件夹，该文件夹应设置访问权限。
（3）对于已经注册但确实目前未使用的商标按照重要程度排序，对于企业未来规划有重要意义的商标，在商标使用栏目进行标注，并汇报企业相关管理部门进行使用准备。
（4）对于已经注册但未来可能完全不会使用的商标，可暂时不作使用准备并在商标使用栏目进行标注。
（5）对于未注册但已经使用的商标尽快补充申请，并且在商标使用栏目进行标注。
以上分类标注工作建议定期更新。
3.商标使用管理回顾
商标使用证据建议定期收集。每次定期收集商标使用证据完毕后，建议回顾商标使用证据中商标使用不规范、不充分的情况，例如：商标未按照注册图样规范使用、合同模板等文档中未出现页眉或页脚商标、同一组商标使用证据中不能充分体现商标使用四要素（使用人、使用时间、使用标志、使用商标或者服务）。对于商标使用不规范、不充分的情况，应提出补充、改进建议（可包括标准模板），发送给相关部门。
罗 洁
北京隆安律师事务所上海办公室高级合伙人。复旦大学法学硕士、一级律师，曾获“上海市优秀律师”、ALB“中国十五佳女律师”等荣誉，在国内多家仲裁机构担任仲裁员。现任全国反垄断与反不正当竞争专业委员会委员、上海市律师协会竞争与反垄断业务研究委员会副主任。执业理念：大胆而仔细、优雅且坚持。
何 琦
北京市隆安律师事务所上海分所合伙人、律师、专利代理师，隆安上海知产委副主任。自2007年至今一直从事知识产权法律工作，同时具有上海市人力资源和社会保障局认定的专利工程师以及中国专利保护中心认定的企业知识产权管理体系内部审核员资格。业务范围涵盖知识产权的规划、布局、申请、保护争议解决领域。何琦律师在从事律师工作之前，曾在上市公司任职知识产权主管。
END
