企业知识产权治理系列之四——专利管理制度丨芝士与产权专栏
作者丨罗洁 何琦 企业专利管理制度是为了规范企业内部的专利工作，确保专利资源的有效利用，提高企业的核心竞争力。通常来说，企业专利管理制度主要包括以下几个模块： 1. 专利信息管理：包括对内和对外，建立数据库对企业内部和外部专利进行检索、分类、存储和分析。信息管理可以帮助企业掌握自身专利情况，以及行业内的专利动态和技术发展趋势，为后续的企业专利申请和风险评估等提供基础文献。 2. 专利战略规划与布局，结合企业的发展战略，制定专利布局策略，包括核心技术的保护、外围技术的布局等。 3. 专利申请与维护：涉及专利申请的流程管理、费用管理以及专利权的维持和续展，涉及专利从产生到失效的整个生命周期中的流程控制和管理。确保企业的创新成果得到法律保护。 4. 专利运营管理：包括专利的实施、许可和转让。这个模块旨在通过专利的运营活动为企业创造经济价值。 5. 专利风险评估和专利纠纷处理：对潜在的专利侵权风险进行评估和管理，包括侵权预警和应对策略制定；并在发生专利侵权投诉或者诉讼时进行应对；以及专利无效宣告请求的提出和应对等。 6. 专利培训与宣传以及内部奖酬：针对为企业产出知识产权的员工，可以提升员工的专利意识和能力，包括专利法律知识、专利交底书提供等方面的培训。 通过这些模块的建立和完善，企业能够系统地管理专利资源，保护和运用知识产权，从而在市场竞争中占据有利地位。下面，介绍部分模块需要特别关注的工作内容： 专利信息管理 专利信息管理分内部管理和外部管理两部分，其中内部管理应当对企业内部专利进行有效分类和存储，最好建立内部专利数据库。当企业内部专利数量较多时，若没有合理的分类，无法明确了解具体专利对应企业的哪款或者哪几款产品，以及具体专利对应哪项技术或者研发项目等。专利标引是对专利分类的主要方法，是指对专利文档中的技术要素进行分类和标注的过程，以便于检索、管理和运营。 标引通常包括以下工作，首先是企业内部形成合理的分类级别和关键词，可以从多个维度分类。例如，某专利涉及企业产品线的A1、A2、B3产品，则该专利纳入数据库时（甚至是基本excel表格增加对应企业产品一栏）录入的信息应包括对应企业上述具体产品；若该专利涉及企业产品中的控制部分，具体解决的是根据载荷进行力矩输出，那么可以两级分类为上级分类“控制”和其中子项“力矩控制”，具体要根据企业产品线的规模和产品技术涵盖广度来合理进行分级和对关键词进行分类。如果分类太粗，难以准确定位专利；如果分类太细，又会使准确分类成为困难。对于专利分析能力强的企业，还可以增加企业专利对应哪些竞争对手的哪些产品这项分类信息；IPC等分类号也可以作为企业内部专利分类标引的参考之一。企业内部专利合理充分的分类，可以为企业专利战略规划与布局、专利运营、专利绩效评价打下坚实的基础。 外部管理主要是检索分析主要竞争对手以及本企业产品相关现有专利情况，了解相关产品和技术专利在各国是如何分布的、哪些专利已经失效可以直接利用、哪些专利已经授权或者正在审查中、哪些属于高风险专利、哪些属于中低风险专利。根据上述分析结果，调整企业在各国的研发、销售策略；进行企业专利布局，对于高风险专利采取规避、无效、收购或者许可等具体策略。 专利战略规划与布局 基于上述专利信息，企业考虑产品、市场和技术因素进行专利战略规划，并进行专利的挖掘和布局。对于专利挖掘布局的重要节点，包括研发基本完成和产品上市之前两个时期，通常应全面分析研发成果和上市产品，结合专利信息管理获得的现有技术进行全面布局。常见的专利布局方式按照不同情况可分为五种： 1. 路障式布局是将实现某种技术的一种或几种必需的解决方案进行专利申请，使对手难以使用该技术。该种布局方式成本较低，但规避设计和被绕开的风险较高。 2. 城墙式布局是指将实现某一技术目标的所有规避设计方案全部申请专利，形成城墙式系列专利的布局模式。该布局方式成本不会过高，被规避风险也不会过高，对于特定技术路线效果较好。 3. 地毯式布局指系统地将一项技术的逐个部分和功效都申请专利技术保护，形成类似于地毯的技术领域全覆盖，最大限度地保护企业的技术研发成果，阻止竞争者入侵。该布局方式成本较高，被规避风险相对低，适合资金较为宽裕并且知识产权管理水准较高的企业。 4. 围栏式布局是指某技术的核心专利被竞争者掌握，可考虑申请围绕该核心专利的延伸专利，将核心专利包围起来，形成一个系统化的包围圈。这种方式实际上是一种较为被动的选择，但对于技术后发者来说，可能是基于现状的最佳选择。 5. 丛林式专利布局与围栏式布局的最大差别就是核心专利掌握在自己手中，这也是效果较好的一种专利布局方式。 《广东省知识产权分析评议工作指南》中对专利挖掘和布局内容进行了列表总结，其内容较为全面地体现了专利挖掘布局的主要工作，企业可以参照进行。具体如下： 专利申请与维护 目前，大多数企业将多数专利申请与维护工作外包给代理机构。即便是专利管理能力很强的企业，也绝大部分选择外包。主要原因是专利撰写和流程工作繁琐耗时，若全部雇佣企业专职人员，成本较高；且企业专利产出往往有波动，配备人员过多则人浮于事，过少则难以完成。因此，企业在专利申请与维护方面，对内工作主要是产出技术交底书和统计监控，对外工作主要是监督管理外部代理机构。其中，统计监控涵盖了专利信息管理中的内部管理工作，目前市场上有多种相对成熟的专利管理软件，也可以根据企业已有的办公软件进一步开发知识产权模块，实施难度较低。 对内工作中更为关键的工作是产出技术交底书，而研发人员往往工作较忙，“产出难”往往是企业内部知识产权专员的最大困扰。笔者根据以往工作经验，总结主要应对办法如下： （1）企业领导重视，专利产出作为重要工作内容纳入KPI考核。 （2）企业奖励制度完善，对于产出专利发放各个阶段的奖酬。 （3）简化研发工程师工作，以简表或者其他形式，使得工程师可以简要记录创意的问题来源、主要解决手段和优点；知识产权专员及时收集该简表或者笔记，再约工程师面谈，记录详细技术方案，形成交底书。 对外工作中的主要工作是监督管理外部代理机构，主要包括： （1）整体上需要对外部代理机构的服务进行完善的评估，包括撰写质量、代理人能力、处理速度、流程管理能力等。 （2）对已经确定合作的代理机构，还要单独考核确定合适的代理人作为企业的入库代理人，本企业专利仅交由入库代理人处理。 （3）对于专利个案，还要充分向代理机构传达企业核心目的，以免申请文件与企业商业目的产生较大偏差。 对于专利维护管理，企业内部定期（例如每年）评估企业目前所有的专利，考虑是否有必要继续维持，确定不需要再维护的专利，在专利权失效之前，可以发送到转让平台变现；对于需要维护的专利，监督及时缴纳年费，以免失效。 专利运营管理 通常，专利技术的自主实施是企业最主要的运营方式。其中，专利工作的主要内容是在产品实际生产过程中跟踪改进，及时进行专利申请。对于专利许可和转让，如果不是关联企业内部转让，则建议先进行评估。除了外部专业评估机构外，企业内部也可以先行开展自行评估，以期对许可或需转让的专利进行尽可能准确的评估。专利许可、转让合同签订过程中，应经过法务部门或者专业外部律师审核，避免合同中存在不利条款。合同签订后，应向知识产权局办理备案或登记手续。企业需要引进专利或获得专利许可授权时，同样可以参考上述评估、签约和登记备案流程。 专利风险评估和专利纠纷处理 对潜在的专利侵权风险进行评估和管理，需要与第一部分的专利信息管理结合，基于专利检索分析的结果，判断竞争对手专利风险高低。对于高风险专利，进行规避设计或者无效，或者许可谈判。同时筛选专利律师建立较好的日常沟通，作为应对纠纷和许可谈判的专业储备。 在发生专利侵权投诉或者诉讼时及时进行内外部侵权分析，确定侵权抗辩策略，及时委托专业律师参与并监控流程。收集所有相关的证据，包括专利文件、销售数据、技术分析等，以支持自己的立场。作为被告如果有可能，建议尝试通过谈判达成和解协议，避免进一步的法律争议。 对于专利无效应对，主要工作包括： （1）评估影响。首先评估专利无效对企业的业务、产品和市场的影响，以便确定应对策略。 （2）收集证据。收集与专利有效性相关的所有证据，包括现有技术文献、实物、实验数据等，准备提出无效或者进行答辩。 （3）积极参与专利无效审理过程，包括口头审理和书面答辩，充分阐述自己的观点和证据。 （4）和解谈判。在审理过程中，如果可能，可以尝试与对方进行和解谈判，寻求达成共识。 （5）如果专利无效结果不利于己方，可以考虑通过法律诉讼途径进行上诉，争取推翻无效决定。 专利培训与宣传以及内部奖酬 针对为企业产出知识产权的员工，可以提升其专利意识和能力，主要工作包括： （1）培训需求分析。首先需要了解员工的专利知识水平和培训需求，以便制定合适的培训计划。 （2）培训课程设计。根据需求分析，设计专利基础知识、专利检索、专利申请、专利布局、专利侵权分析等方面的课程。 （3）培训师资选择。邀请具有丰富专利经验的专家或律师进行授课，或安排企业内部具备专利知识的员工进行分享。 （4）培训效果评估。在培训结束后，对员工的培训效果进行评估，了解培训成果，为后续培训提供改进方向。 （5）培训资料整理，建立专利知识库。整理培训课件、资料，方便体系化学习以及复习和巩固知识。 企业可以建立专利奖惩制度，专利奖酬金额应包括全部专利奖励和实施报酬。若制度规定不明确，可能导致未来还需要补发高额实施报酬，甚至引起诉讼纠纷。申请阶段奖励发放可以以专利受理通知书为依据，授予后的奖酬发放可以以专利证书为依据。对于有多个发明人的，可以规定具体分配方式。如果企业内部对专利有分级，可以根据专利的重要性规定不同级别的奖酬。对于编造专利或者基本相同内容故意拆分为多件专利等被国家知识产权局认定为非正常专利申请的，可以规定不发专利奖酬，已经发放的应扣除。对于企业员工发现第三方侵犯本企业知识产权并向本企业提供线索的，可以规定予以奖励。企业员工在本企业作为被告的专利侵权诉讼中提出重要技术应对措施并被法院支持不侵权的，可以规定予以奖励。 罗 洁 北京隆安律师事务所上海办公室高级合伙人。复旦大学法学硕士、一级律师，曾获“上海市优秀律师”、ALB“中国十五佳女律师”等荣誉，在国内多家仲裁机构担任仲裁员。现任全国反垄断与反不正当竞争专业委员会委员、上海市律师协会竞争与反垄断业务研究委员会副主任。执业理念：大胆而仔细、优雅且坚持。 何 琦 北京市隆安律师事务所上海分所合伙人、律师、专利代理师，隆安上海知产委副主任。自2007年至今一直从事知识产权法律工作，同时具有上海市人力资源和社会保障局认定的专利工程师以及中国专利保护中心认定的企业知识产权管理体系内部审核员资格。业务范围涵盖知识产权的规划、布局、申请、保护争议解决领域。何琦律师在从事律师工作之前，曾在上市公司任职知识产权主管。 END
